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专利权利瑕疵与专利价值的尽职调查分析高智课堂

在专利尽职调查中,通过专利检索能获得专利相关信息,进而做出合理评价。适合于尽职调查的专利检索通常包括:法律状态检索、同族专利检索、引证信息检索、专利查新、专利侵权查新等,其中调查的重点内容为专利权利瑕疵与专利价值的评价。

  

专利权利瑕疵与专利价值的尽职调查分析

  在专利尽职调查中,通过专利检索能获得专利相关信息,进而做出合理评价。适合于尽职调查的专利检索通常包括:法律状态检索、同族专利检索、引证信息检索、专利查新、专利侵权查新等,其中调查的重点内容为专利权利瑕疵与专利价值的评价。在实践中,应根据实际情况调整尽职调查的具体内容,做出最适合的安排。

  1、专利权利瑕疵的尽职调查

  瑕疵为大陆法系特有的概念,通俗地讲,指缺点、缺陷。权利瑕疵是指在经济活动中,标的物所有权一方将所有权利或部分权利移交另一方时,其标的物上存在第三人的权利。因此,在各种与专利有关的交易活动中,都应进行专利权利瑕疵的尽职调查。

  (1)核实专利权属

  专利的权利归属情况是尽职调查的重点之一,不但针对专利权证书上的登记状况,还包括有无共同专利权人等信息的确认。

  明确专利权人只有专利权人才有权处分专利的转让、专利许可等事宜。在专利权属核实中,首先要检索专利授权公告(或申请公开)说明书,查看申请(专利权)人;其次要通过专利数据库进行法律状态检索,核查专利权是否有过转让;对于重要专利,不仅要查看专利转让合同,还要请求国家知识产权局出具登记簿副本,查明该专利转让是否已经过国家知识产权局的登记,否则,目标企业仍不是真正的专利所有人。

  是否存在共同专利权入调查专利是否存在共同专利权人,如果专利为共同所有,必须获得共有专利权人的授权才能进行转让、许可等行为。避免日后引发专利纠纷。

  (2)核实专利权是否存在受限制之瑕疵

  在涉及与专利相关的交易中,当专利权存在受限制的情形,则交易存在专利无效风险。专利权交易受限的情形如有:专利权处于质押或保全状态,专利权已转让他人,专利权已独占许可或排他许可等。因此,为避免风险,事前应对重要专利进行法律状态检索,核实是否存在上述情形。

  (3)专利权是否不具有可实施性

  专利权的可实施性是指专利能够在工业化生产中实施的属性。如果专利不具有可实施性,则违反了缔约的初衷。专利权的可实施性除了专利本身的技术方案具有可实施性外,还应保证该专利实施不侵犯他人专利权,否则也不具实施性。当然,若目标专利实施虽然可能侵权,但能与竞争对手的重要专利形成交叉专利,具有战略意义时,则另当别论。因此,对于交易中涉及的重要专利应进行防止专利侵权检索,以避免风险。

  2、专利价值的尽职调查

  专利尽职调查的一个重要目的,是要对相关专利的价值进行合理评估。可从法律价值度、技术价值度、经济价值度三个角度进行调查。

  2.1法律价值度评价

  (1)专利有效性分析

  专利有效性是专利价值评估的前提,一个权利无效的专利,专利权价值为0。因此,专利价值评价的第一步,就要开展法律状态检索,核实专利权的有效性。当有效专利处于无效宣告程序中时,因有效性不稳定,则价值前景也不稳定。

  对于一个有效专利,剩余保护期的长短直接影响专利价值。剩余保护期越长,价值越高;保护期届满的专利权,虽然专利技术仍具有较高的应用价值,但因该专利技术已进入公知领域,因此专利权价值为0。

  (2)专利权类型、保护范围及其可规避性分析

  专利类型也是判断专利价值的重要因素之一。不同国家因专利制度的不同,存在不同类型的专利。以我国为例,专利类型分为发明、实用新型和外观设计。发明、实用新型和外观设计三类专利的保护对象及其保护期不同,本身蕴含的价值也不同。申请量较大的实用新型和外观设计专利由于不需要通过实质审查,获得授权的概率较高,通常技术含量较低。即使在获得授权后,实用新型和外观设计专利与发明专利相比较,更容易被无效。因此在尽职调查的专利清单中,实用新型和外观设计专利的数量多少成为判断这批专利价值高低的因素之一,甚至在某些交易中作为压低交易价格的筹码之一。

  同时,权利要求范围与专利价值密切相关。权利保护范围越小、越容易规避设计的,则价值就低。

  以上信息的获得可以通过检索专利申请公开/公告说明书全文,进行确认即可。

  (3)专利权的许可状态分析

  通常来讲,有实施许可的专利总是有一定的应用价值。但许可次数过多时,也会在一定程度上影响该专利技术再许可实施的市场份额。

  (4)专利权的授权前景/稳定性分析

  专利申请公开的授权前景、授权专利的权利稳定性是专利价值评价时需要考虑的重要因素。已公开或处于实质审查中的未授权专利,并非一定可获得授权。无授权前景的专利申请,意味着无专利价值。有的专利虽然已授权,但其权利未必一直稳定,很有可能在有效期内被他人无效宣告。因此,在尽职调查中,对于一些重要的专利申请、授权专利要进行专利查新,进行新颖性与创造性分析,判断其授权前景、专利权稳定性,这对专利价值评估具有重要作用。

  (5)专利的侵权风险性分析

  在专利尽职调查中,判断专利是否存在侵权指控或侵权风险极为重要。专利诉可能会影响到企业的技术发展、生产和经营。陷入法律争议的专利,具有丧失专利权的风险。同时,巨大的专利诉讼费用往往会拖累一家企业的发展。

  一方面要进行法律状态检索,调查专利是否已经陷入法律和诉讼事宜,发生过专利诉讼却仍然维持专利权的专利一般被认为技术价值较高。在尽职调查中可以从以下方面判断专利是否陷入法律和诉讼事宜:有无第三人请求宣告专利无效;有无第三人指控专利侵犯其专利权等在先权利;有无第三人请求确认他为此项专利权的所有人等。

  另一方面要进行专利侵权查新,选择重要的专利,调查是否存在侵权的风险。在实践中即使授予专利权的专利仍有可能侵犯在先权利。如果侵犯在先权利的可能性较大,则在将来有陷入专利纠纷的可能性。

  2.2技术价值度评价

  (1)技术先进性评价

  技术先进是高价值专利的重要体现。专利技术的先进性可以通过三个方面来评价:①检索专利说明书,从具体描述的所解决的问题、技术手段、技术效果来判断技术先进性;②通过专利信息检索,检出该技术领域的相关专利,分析专利技术与本领域的其他技术相比是否具有先进性;专利技术是否符合该领域的发展方向;③可以通过专利引证分析评价专利技术的先进性。通常,引证数量一定程度上反映了该专利技术的影响力,那些具有明显创新性的专利被更多地引用。

  (2)技术成熟性评价

  即使一项专利获得授权,也不一定是成熟的专利技术。事实上,很多专利技术离产业化还有一定距离,有些甚至仅仅是一个可能实现的技术方案。一个技术方案需要经过一系列工业性的开发试验,才能发展成产品制造和生产。如果等到尽职调查进行完毕,才发现专利存在无法解决的缺陷,或者生产成本过高,市场无法接受,这样的损失是巨大的。另一方面,获得授权的专利技术也可能在市场上已经被淘汰或者接近被淘汰。

  对于我国企业来说,为了参与市场竞争,大量企业选择通过购买专利的方式引进消化吸收一部分先进的技术,为了避免引进在国际市场上已经淘汰或者接近被淘汰的技术和设备,也同时为了避免引进不成熟的且在国内又没有能力进一步改进的技术,有必要在引进前对相关专利进行技术的成熟度分析。

  在技术成熟度分析时,除了分析专利技术本身具备可实施性外,还应分析该类技术在行业发展中处于何种阶段,进而判断其专利价值。

  (3)技术可替代性评价

  对于一项专利技术而言,容易被替代的技术,则技术价值相对偏低。在技术可替代性评价中,可利用专利信息检索,分析当前是否存在解决相同或类似问题的替代技术方案,这些技术相比目标专利技术,是否具有更便利的可实施性,更低的成本,更好的效果等。

  (4)配套技术依存性评价

  在世界上所有授权专利中,不是每一个专利都可以单独实施,独立应用到产品,有些专利技术的实施依赖于其他技术才可以实施。若检索发现,目标专利是在其他专利的基础上改进获得,实施该项专利时,还需要依赖其他专利权人的许可,才能消除法律上的侵权障碍。这样的专利在进行商业利用时受到限制。其需依赖的技术并非目标企业的专利技术,而是由他人申请的,则在一定程度上影响其技术价值度。

  2.3经济价值度评价

  在有些场合的尽职调查中,有时需要从经济价值角度对一项专利的价值进行评价,如专利技术投资、专利技术引进等场合。从经济价值维度考察,可更直接的评价一项专利的价值。在具体评价中,首先可以利用常规的信息检索。获取各类市场信息,分析专利技术的市场应用前景、市场规模前景、可能的市场份额、竞争对手、政策适应性等;也可以利用同族专利检索,考察目标专利是否在全球有过专利布局。一般来讲,越是重要的发明创造,申请保护的国家范围越多,权利人希望垄断的国际市场也越大。同族专利申请数量多的专利技术,通常有较高的专利价值。

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